특허침해소송 피고 대리 - 문언·균등침해 부정, 청구 전부 기각

소송에 이르게 된 경위

의뢰인은 작업 차량에 장착해 사용하는 산업용 장비를 제조·공급하는 기업이었습니다. 같은 분야의 경쟁 기업은 의뢰인 제품이 자사 특허를 침해한다며 제품의 생산·판매 금지, 재고 폐기, 손해배상을 구하는 소송을 제기했습니다.

원고는 의뢰인 제품이 특허의 독립항과 종속항 2개의 구성을 모두 그대로 갖추고 있고(문언침해), 설령 일부가 다르더라도 단순한 위치 변경에 불과하다며(균등침해) 침해를 주장했습니다.

변호사의 상세 조력 내용

특허발명과 의뢰인 제품을 청구항의 구성요소별로 하나씩 대비하고, 차이가 드러나는 부분이 특허발명의 본질에 해당한다는 점을 밝히는 데 집중했습니다.

구성요소별 대비로 핵심 차이 특정

특허의 독립항은 작업 장치 본체 위에 압력을 만드는 펌프와 동력원을 올려 설치하고, 이를 덮개로 덮는 구성을 포함하고 있었습니다. 반면 의뢰인 제품은 펌프와 동력원을 작업 장치가 아닌 차량 내부에 두고 있었습니다.

청구항의 구성요소를 모두 나누어 제품과 대비표를 만들고, 제품 사진과 도면을 근거로 위 부품들의 설치 위치가 다르다는 점을 특정했습니다. 청구항이 설치 위치를 "작업 장치 본체의 상면"으로 명확히 한정하고 있으므로, 제품은 해당 구성요소를 문언 그대로 갖추고 있지 않다는 점을 짚었습니다.

명세서의 '종래기술 문제점'을 근거로 과제해결원리 차이 논증

원고는 부품 위치를 옮긴 것은 누구나 할 수 있는 단순 설계변경이므로 균등침해라고 주장했습니다. 균등 여부의 핵심은 양 발명의 과제해결원리가 같은지이고, 이는 청구항을 형식적으로 볼 것이 아니라 명세서와 출원 당시 공지기술을 참작해 특허발명에 특유한 해결수단을 실질적으로 탐구해 판단한다는 대법원 법리(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결 등)를 논증의 출발점으로 삼았습니다.

특허 명세서는 펌프와 동력원을 차량에 탑재한 종래기술을 직접 거론하면서 그 비효율과 위험을 문제점으로 지적하고, 이를 해결하려고 부품들을 탈착 가능한 작업 장치 쪽에 모았다고 설명하고 있었습니다. 이 기재를 근거로, 부품을 작업 장치에 배치한 것이 바로 특허발명의 특징적 구성이며, 차량 내부에 둔 의뢰인 제품은 오히려 명세서가 극복 대상으로 삼은 종래기술에 가깝다는 점을 입증했습니다.

작용효과의 차이 입증

특허발명은 유체를 저압 상태로 공급받아 분사 직전의 위치에서 고압으로 만들기 때문에, 고압 유체가 이동하는 거리를 최소화해 작업자의 안전을 높인다는 효과를 내세우고 있었습니다. 의뢰인 제품은 차량 내부에서 압력을 높인 뒤 차량 앞쪽의 분사 장치까지 고압 상태로 보내야 하므로, 특허발명이 목표로 한 안전 효과를 같은 방식으로 얻을 수 없다는 점을 구조 비교로 밝혔습니다.

종속항 침해 주장에 대한 대응

원고는 분사 장치의 회전 구조에 관한 종속항 침해도 선택적으로 주장했습니다. 종속항은 독립항의 구성을 모두 포함하므로, 독립항 침해가 부정되면 종속항 역시 권리범위에 속하지 않는다는 점을 함께 주장했습니다.

조력 결과

법원은 의뢰인 제품이 특허발명의 펌프·동력원·덮개 구성을 그대로 포함하지 않아 문언침해가 아니고, 부품 배치의 차이로 과제해결원리와 작용효과가 달라 균등침해에도 해당하지 않는다고 판단했습니다. 이에 따라 침해금지, 폐기, 손해배상을 구한 원고의 청구가 모두 기각되었습니다.

• 법원은 의뢰인 제품의 구성이 특허발명보다 명세서에 적힌 종래기술에 더 가깝다고 보았습니다.
• 독립항 침해가 부정되면서 종속항 침해 주장도 함께 배척되었습니다.

특허침해 소송을 당했다면, 무엇을 준비해야 할까

1. 청구항부터 구성요소별로 나누세요. 침해 판단은 제품 전체의 인상이 아니라 청구항의 구성요소 하나하나를 대비해 이루어집니다.
2. 특허 명세서를 끝까지 읽으세요. 특허권자가 스스로 적은 종래기술의 문제점과 발명의 효과가 균등 여부를 가르는 핵심 근거가 될 수 있습니다.
3. 차이가 '왜 본질적인지'를 설명해야 합니다. 구성이 다르다는 사실만으로는 부족하고, 그 차이가 해결원리와 효과를 바꾼다는 점을 기술적으로 보여야 합니다.
4. 심판과 소송을 함께 검토하세요. 무효심판이나 소극적 권리범위확인심판을 병행하면 방어 수단이 넓어집니다.
5. 대응 전 제품 변경과 답변은 신중하게 하세요. 성급한 설계 변경이나 경고장 회신이 침해를 인정하는 자료로 쓰일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 특허 청구항의 구성 일부만 다르면 침해가 아닌가요?

원칙적으로 청구항의 구성요소를 모두 갖추어야 침해가 됩니다(구성요소 완비 원칙). 다만 일부 구성이 바뀌었더라도 과제해결원리가 같고, 실질적으로 같은 작용효과를 내며, 그 변경이 통상의 기술자에게 쉬운 정도라면 균등침해로 인정될 수 있습니다. 차이가 있다는 것만으로는 부족하고, 그 차이가 왜 본질적인지를 밝혀야 합니다.

Q. 부품의 위치만 바꾼 것도 균등침해가 될 수 있나요?

될 수 있습니다. 위치 변경이 단순한 설계변경에 그친다면 균등으로 판단되기 쉽습니다. 반대로 그 위치가 특허발명이 종래기술의 문제를 해결하는 핵심 수단이라면, 위치를 바꾼 제품은 과제해결원리나 작용효과가 달라 균등이 부정될 수 있습니다. 이 사례는 후자에 해당했습니다.

Q. 과제해결원리는 어떻게 판단하나요?

청구항 문언만 형식적으로 보지 않고, 명세서의 발명의 설명과 출원 당시의 공지기술을 함께 살펴 그 특허에 특유한 해결수단이 무엇인지를 실질적으로 따집니다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후67 판결 등). 그래서 특허권자가 명세서에 스스로 적은 종래기술의 문제점이 중요한 근거가 됩니다.

Q. 독립항 침해가 부정되면 종속항은 어떻게 되나요?

종속항은 독립항의 구성을 모두 포함하면서 구성을 덧붙이거나 한정한 것입니다. 따라서 제품이 독립항의 권리범위에 속하지 않으면 그 종속항의 권리범위에도 속하지 않습니다.

Q. 특허침해 경고장을 받았는데 무엇부터 해야 하나요?

먼저 경고장에 적힌 특허의 청구항을 확인하고, 자사 제품과 구성요소별로 대비해야 합니다. 이와 함께 선행기술을 조사해 무효 가능성을 살피고, 필요하면 소극적 권리범위확인심판이나 무효심판을 소송과 함께 검토합니다. 대응 전에 제품을 성급히 바꾸거나 답변을 보내면 불리한 자료가 될 수 있으니 주의해야 합니다.